Как внести исключительные права в уставный капитал

Содержание

• Правовое регулирование
• Нюансы и исключения
• Алгоритм
• Почему важно все сделать правильно и какие риски

Правовое регулирование

• П. 1 ст. 1233 ГК РФ: правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на РИД или средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.

Одной из юридических форм распоряжения исключительным правом на объекты ИС является внесение правообладателем интеллектуальных прав в уставный капитал юридического лица.

• Ст. 66.1 ГК РФ: в качестве вклада в уставный капитал ООО могут быть внесены деньги, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации.
• Ст. 66.1 ГК РФ, п. 1 ст. 15 Закона об ООО: если иное не предусмотрено законом, таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.

В вести распространены запросы «вклад программы в уставный капитал», «вклад интеллектуальной собственности в уставный капитал». Однако данная формулировка вопроса некорректна с точки зрения закона. В уставный капитал можно внести интеллектуальные права, а не сам объект интеллектуальной собственности.

Нюансы и исключения

Существует ряд объектов, исключительное право на использование которых не может являться вкладом в имущество юридического лица. Это обусловлено спецификой данного права либо законодательных ограничений.

• Исключительное право на фирменное наименование и наименование места происхождения товара. Не может быть внесено в уставный капитал хозяйственного общества по причине его неотчуждаемости (п. 2 ст. 1474, п. 4 ст. 1519 ГК РФ).
• Исключительное право на коммерческое обозначение. Согласно пунктам 4, 5 ст. 1539 ГК РФ, право на использование коммерческого обозначения может быть предоставлено только по договору аренды предприятия (ст. 656 ГК РФ) или договору коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ). Передача исключительного права на обозначение другому лицу возможна только в составе предприятия, для индивидуализации которого указанное средство используется.

Отдельные вопросы внесения интеллектуальных прав в уставный капитал хозяйственных обществ (А.П. Рабец, журнал «Судья», № 7, июль 2017 г.)

Алгоритм: как внести исключительные права в уставный капитал

Предлагаю следовать данному алгоритму и детально прорабатывать юридическую сторону дела на каждом этапе.

Этап 1: проверка объекта интеллектуальной собственности и прав на него

1. Квалификация объекта ИС: наименование, признаки, действующий правовой режим охраны. Допустим, вам необходимо внести в уставный капитал программу для ЭВМ — а точнее исключительные права на программу. Тогда необходимо учитывать всю специфику работы с указанным объектом интеллектуальной собственности.
2. Установление круга субъектов права: авторы и правообладатели
3. Проверка правоустанавливающих документов: основания возникновения или перехода исключительных прав. Договоры с авторами и правообладателями; служебные задания; свидетельство о праве на наследство; приказы и иные документы. Необходимо проверить всю хронологию и цепочку перехода прав.
4. Проверка факта регистрации объекта ИС. Актуально для внесения в уставный капитал прав на товарный знак, программу для ЭВМ, патентных прав.
5. Проверка факта передачи исключительного права на объект интеллектуальной собственности другим лицам (посредством лицензионного договора и т.д.)

В случае, если будут обнаружены ошибки, недочеты и спорные моменты — по возможности нужно доработать документы. А также зарегистрировать и оформить права на объект ИС в соответствии с требованиями закона.

Этап 2: оформление корпоративной и иной документации

• Денежная оценка с привлечением оценщиков

П. 2 ст. 662 ГК РФ. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть произведена независимым оценщиком. Участники не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком

• Утверждение оценки решением ОСУ

П. 2 ст. 15 Закона об ООО. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

• Принятие соответствующего решения на ОСУ с отражением факта внесения исключительного права (НМА) в уставный капитал полностью или частично

• Если ЮЛ уже создано: принять решение ОСУ о внесении прав (НМА) в уставный капитал
• Если ЮЛ новое: включить сведения о внесении прав в уставный капитал в решение о создании ЮЛ или в договор об учреждении. И прописать все существенные условия для договора об отчуждении исключительного права или в лицензионного договора.

Тогда не нужно будет заключать отдельный договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор, отвечающий требованиям, установленным п. 1 ст. 1233 ГК РФ.

В этом случае государственная регистрация может осуществляться и по заявлению учредителя при условии представления (в соответствующей части) решения о создании юридического лица.

п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Почему важно все сделать правильно и какие риски

• Грамотная юридическая экспертиза позволит избежать ситуации, при которой в уставный капитал будет внесен актив, не соответствующий закону.
• Также это поможет минимизировать риски нарушения прав третьих лиц — и негативные последствия для компании.
• Это поможет снизить риски привлечения к административной, налоговой ответственности и в целом обезопасит бизнес.
• Плюс важно понимать, что правильно оформленные права на объекты интеллектуальной собственности — это важное конкурентное преимущество компании.

Чем поможет Итербиум

Наши юристы имеют релевантный опыт на стыке специализаций: в сфере права интеллектуальной собственности и корпоративного права.

Учитывая специфику вашей компании, мы можем обеспечить юридическое сопровождение всей процедуры «под ключ». Либо проконсультируем по отдельным вопросам внесения исключительных прав в уставный капитал.

Если вам нужно внести исключительные права в уставный капитал и вы хотите сделать всё грамотно — можете писать нам на электронную почту firma@iterbium.ru или звоните по телефону +7 (499) 113-13-98

Автор статьи: Михаил Новицкий, юрист и партнер фирмы Итербиум.